職務發明的知識產權歸屬的界定

根據《專利法》和《專利法實施細則》的規定，符合以下條件之一的，構成職務發明：

• 員工在本職工作中作出的發明創造；

• 員工履行單位交付的本職工作之外的任務所作出的發明創造；

• 員工從原單位離職（退休、調離原單位或者勞動、人事關系終止）后1年內作出的，與其在原單位承擔的本職工作或者分配的任務有關的發明創造；

• 員工主要是利用本單位的物質技術條件所完成的發明創造。

盡管有上述規定，實踐中對于上述認定要件的解釋仍然存在爭議，如在什么情況下發明人可以被認定為公司的“員工”？“本職工作”該如何界定？“主要利用物質技術條件”該如何理解等。下文我們結合司法實踐中的典型案例，就職務發明界定常見的爭議點進行介紹和分析。

判斷一項發明創造是否屬于職務發明的重要一步就是判斷該發明人是否受雇于某個單位。其中最為常見的形式就是單位與發明人之間簽訂過勞動合同，雙方之間建立了勞動關系。但隨著人員就業形式、企業用工方式和對外技術合作的類型不斷豐富，單位和“員工”之間的關系也變得多種多樣，這也使得判斷發明人是否屬于單位的“員工”，變得復雜起來。

1.1 實習生、退休返聘人員、股東、董事算“員工”嗎？

實習生、退休返聘人員、股東、董事通常情況下不會與單位簽訂勞動合同，雙方之間可能會簽訂勞務合同或者形成事實上的勞務/勞動關系。當上述人員執行單位的任務，或者主要利用單位的物質技術條件而作出發明創造時，單位若想主張該發明創造構成職務發明，首先應當證明上述人員與單位之間存在（事實上的）勞動/勞務關系。下面分別就上述人員身份情況進行討論。

在林某與Y公司專利權權屬糾紛案[1]中，林某在畢業前在Y公司實習，后Y公司申請了某發明專利，林某為發明人之一。林某之后向法院起訴，要求確認該發明專利權歸其所有。被告Y公司主張，林某以就業為目的進入Y公司實習，不管林某是臨時工還是正式員工，其在職期間的發明均屬于職務發明。

福建高院二審認為，涉案專利是否屬于職務發明創造不能簡單地以（實習生）林某是否就職于Y公司為判斷標準，而應以我國《專利法》第六條第一款的規定為判斷依據。就Y公司提交的證據而言，其尚不足以證明林某是為了執行Y公司的任務或者主要是利用Y公司的物質技術條件完成涉案的發明創造，故對Y公司關于涉案專利的發明創造是林某在職期間的職務發明創造的主張不予采納。

在S公司訴高某、王某專利申請權權屬糾紛案[3]中，被告高某于2000年4月從S公司退休，之后被S公司返聘，在2000年4月至2007年8月期間繼續擔任技術負責人。2005年6月，高某申請了一項發明專利，系對原告S公司專利技術的后續改進。S公司主張該專利是高某在S公司從事本職工作的結果，應當被認定為職務發明。兩被告辯稱該專利是高某退休多年后申請的非職務發明。

上海高院二審中指出，系爭專利的申請日為2005年6月30日，而在該時間，高某恰在原單位返聘期間。高某雖于2000年4月退休，但隨即被原單位S公司返聘，仍然從事原來的工作，其工作崗位和職責未發生變化，其工作性質具有連續性。因此，該發明是高某執行本單位工作任務的發明創造。

筆者也注意到，在司法實踐中有其他案例對該問題進行了說明。在J公司訴馬某專利權權屬糾紛案件[4]中，山東高院指出，“發明人與用工單位之間既可以是身份關系密切的勞動關系，還可以是臨時性的為完成一定任務而產生的勞務關系……是否與用人單位簽訂勞動合同不是認定勞動關系的唯一標準……2013年10月30日，馬某正式退休享受基本養老保險待遇，其與J公司的用工關系不再是勞動關系而屬于勞務關系。但上述法律關系均符合《專利法》及其實施細則關于本單位人員的規定” 。

結合上述兩案例可知，退休后被返聘繼續從事退休前工作的員工，其與公司之間構成勞務關系，同時在某種程度上也是原勞動關系的一種延續，可以構成職務發明意義上的員工。

在北京J公司訴王某、徐某等專利權權屬糾紛[5]案中，被告王某、徐某以破碎機專利技術入股形式在J公司內占有15%的股份，同時兩人在J公司負責指導破碎機技術的系列產品的生產工作并按月領取固定工資及福利，但未與J公司簽訂勞務合同。在J公司工作期間，兩人對J公司破碎機專利技術進行改進并申請專利，之后兩人離開了J公司。數月后，該專利申請獲得授權。原告J公司向法院起訴要求認定該專利為公司的職務發明。

北京高院二審認為，王某、徐某是以股東身份參與J公司的經營管理，同時因為王某、徐某不承認是以由公司支付工資、福利的形式取得其股東利益，所以，王某、徐某除股東身份外，與J公司還存在事實上的勞務關系，是J公司的職員…… 專利技術是王某、徐某二人在J公司工作期間研制完成的，也是在實施破碎機專利技術的過程和基礎上完成的。因此，該專利是在本職工作中完成的發明創造，應當屬于職務發明。

1.2 外部技術顧問在什么情況下會被認定為“員工”？

在一些情況下，外部技術人員與企業之間存在密切的、多重的工作關系，外部技術人員既享受企業的福利待遇（甚至超過普通員工標準），也利用企業已有的物質技術條件和技術經驗，在平時工作中也被當作企業員工看待，那么該外部技術人員執行企業工作任務或者主要利用企業的物質技術條件所作的發明創造是否可以被認定為職務發明呢？

在D公司訴L公司、白某專利權權屬糾紛案[7]中，發明人白某就職于L大學，其以個人名義與D公司簽訂有《咨詢服務合同》，白某需要不定期為D公司員工培訓與磁性材料有關的專業知識；協助D公司與高校及研究院所建立產學研合作，在企業內部建立博士、碩士實習基地；協助D公司申請國家及地方的科技局、發改委等項目；而D公司需要為白某提供開展上述工作所需的相關條件，向白某支付月薪及相約定的公司期權，并且承擔白某由于履行合同產生的差旅費、交通費、食宿費等。2012年8月，白某作為申請人和發明人提交了一項專利申請，2014年8月該專利申請獲得授權。D公司主張白某自2011年5月至2012年6月期間在其公司擔任新產品開發總監，該專利應當是D公司的職務發明。白某則否認曾經在D公司任職，而主張其曾與D公司簽訂了一份《咨詢服務合同》，為D公司提供培訓、同高校及研究院所建立產學研合作、協助申請項目等相應服務，該合同期限為一年。

最高院在二審中認為，判斷發明人與單位之間是否存在職務發明所要求的勞動關系或者臨時工作關系的關鍵，在于單位對發明人的創造性勞動是否已取得支配權。如果單位與發明人之間的關系，僅僅是一般的合作關系，發明人并未讓渡對自己的勞動支配權，則沒有理由將該不屬于單位支配的勞動所創造出的技術成果，歸屬于該單位。

在該案中，白某的工作內容和性質僅是向D公司提供技術培訓服務、技術合作和項目申請的中介服務，并沒有證據證明白某具有將其與D公司之間由《咨詢服務合同》所確定的工作關系的性質，變更為職務發明意義上的勞動關系或者臨時工作關系的意思表示。D公司為白某繳納社保、將其列為新產品開發總監、產品經理，為其提供公司住房補助津貼以及白某與D 公司之間存在周報往來等，都系D公司單方行為或者與白某系L大學方的聯系人的工作身份有關。因此，不足以認定白某與D公司之間存在職務發明意義上的勞動關系或者臨時工作關系。

根據《專利法》的規定，主要是利用本單位的物質技術條件所完成的發明創造為職務發明創造。在實踐中，公司員工作出的發明創造或多或少都會利用了公司的設備、技術資料等，如何判斷“主要利用”的情形對于企業來講較難把握。

在C公司訴王某專利權權屬糾紛案[9]中，王某是C公司員工，根據勞動合同約定，王某的工作崗位是鉗工，負責產品裝配工作。2011年3月9日，王某作為申請人及發明人申請了一項名為“中高壓葉片式液壓馬達定子內腔表面加工工藝”的發明專利。后C公司訴稱，該發明是在C公司引進的日本技術基礎上產生的，該發明的專利申報材料中的說明書和附圖也證明王某利用了C公司的設備、零部件、原材料和不對外公開的圖紙、工藝等物質技術條件完成本案發明。因此，該發明屬于C公司職務發明。王某辯稱其僅是C公司的普通一線裝配工，在進行該發明的研究過程中，C公司未提供物質技術條件。

湖北高院二審認為，我國現行立法仍將主要是利用本單位的物質技術條件所完成的發明認定為職務發明，但必須構成“主要利用”，對單位物質技術條件的一般性利用所完成的發明并不構成職務發明……“主要利用”應主要指以下兩種情形：其一，職工在發明創造的研究開發過程中，全部或者大部分利用了單位的資金、設備、器材或者原材料等物質條件，并且這些物質條件對形成該發明創造具有實質性的影響；其二，職工作出的發明創造其實質性內容是在單位尚未公開的技術成果、階段性技術成果基礎上完成的……單位主張發明人主要利用其物質技術條件完成發明創造的，應對“主要利用”的情形負舉證責任。

盡管職務發明絕大部分源自單位的研發人員，實踐中非研發崗位的員工也可能出于興趣愛好等原因在非研發型本職工作之外完成發明創造。對于非研發崗位的員工，其本職工作通常不涉及研究開發，一般也不太可能被指派承擔單位的研發任務。在此情形下作出的發明創造，單位是否可主張其為職務發明呢？

在前述C公司訴王某專利權權屬糾紛案件中，C公司還主張，王某是該公司的一名鉗工，在從事其本職工作中作出了“中高壓葉片式液壓馬達定子內腔表面加工工藝”的發明創造，屬于職務發明。王某辯稱其僅是C公司的普通一線裝配工，C公司并未安排其從事研發工作，其職責只是按照公司生產部門制定的生產工藝，從事裝配工作，該發明是其利用休息時間在家鉆研搞出的發明創造。

湖北高院二審認為，“本職工作”，是根據發明人的勞動合同或者崗位職責所從事的研究、設計和開發工作，即發明人的工作職責就是或者包含進行發明創造。如果發明人從事的工作崗位相關職責中并不包含進行發明創造，發明人只要完成了勞動合同中約定、單位依法規定的崗位職責，即已經完全履行了職務，至于其在完成工作職責過程中自主進行創造性智力勞動，作出了發明創造，即使與其本職工作有關，也不屬于《專利法實施細則》第十二條所指的“在其本職工作中作出的發明創造”。

在該案中，根據王某與C公司簽訂的勞動合同和公司的規章制度，鉗工崗位承擔計劃下達產品的分類組裝、總裝裝配等任務，不包含科研或從事發明創造的相關職責。因此，王某所完成的發明雖與其本職工作相關，但不屬于履行其在C公司本職工作中作出的發明。C公司也沒有提交證據證明涉案發明是王某接受公司專門指派或主要利用單位物質技術條件所完成的發明創造，因此涉案發明創造不屬于職務發明。

根據《專利法實施細則》第十二條第一款第（三）項規定，員工退休、調離原單位后或者勞動、人事關系終止后1年內作出的，與其在原單位承擔的本職工作或者原單位分配的任務有關的發明創造，屬于原單位的職務發明。企業依據該條規定主張職務發明時，其中重要的一步就是證明相關發明創造與離職員工在原單位的本職工作或者分配的任務之間存在“相關性”。在下方案例中，最高院對“相關性”進行了詳細論述，統一了離職員工職務發明相關性認定的裁判標準。

在W公司與李某、Y公司專利權權屬糾紛案[11]中，李某于2012年9月24日入職W公司，至2013年4月離職，期間擔任生產制造總監。李某于2013年7月作為申請人和發明人向國家知識產權局提交了名為“靜脈用藥自動配制設備和擺動型轉盤式配藥裝置”的發明專利申請，并于2015年3月獲得授權。李某于2016年1月22日申請將涉案專利轉讓給Y公司。Y公司成立于2011年7月11日，李某為該公司的法定代表人及股東（出資比例85%）。W公司認為李某不單在其處擔任生產制造總監，還參與過具體研發工作，故其在離職一年內申請并獲得授權的涉案發明專利屬于職務發明。

最高院再審認為，在判斷涉案發明創造是否屬于《專利法實施細則》第十二條第一款第（三）項規定的“有關的發明創造”時，應注重維護原單位、離職員工以及離職員工新任職單位之間的利益平衡，綜合考慮以下因素：

(1) 離職員工在原單位承擔的本職工作或原單位分配的任務的具體內容，包括工作職責、權限，能夠接觸、控制、獲取的與涉案專利有關的技術信息等。

該案中，離職員工李某從事研發管理工作、審核研發部的圖紙、參與研發工作討論、能夠接觸與涉案專利技術密切相關的信息。因此，李某在W公司承擔的本職工作或分配的任務與涉案專利技術密切相關。

(2) 涉案專利的具體情況，包括其技術領域，解決的技術問題，發明目的和技術效果，權利要求限定的保護范圍，涉案專利相對于現有技術的“實質性特點”等，以及涉案專利與本職工作或原單位分配任務的相互關系。

該案中，涉案專利解決的技術問題在原單位之前的專利中多有涉及；涉案專利的多個相關部件的受控圖紙，都有李某審核簽字；李某參與了與涉案專利技術密切相關的研發討論。因此，涉案專利與李某在W公司承擔的本職工作或分配的任務密切相關。

(3) 原單位是否開展了與涉案專利有關的技術研發活動，或者是否對有關技術具有合法的來源。

W公司在相關技術領域的研發是持續進行的。在2010年2月至2016年7月期間先后申請了60余項涉及醫療設備、方法及系統的專利，其中44項專利是在李某入職W公司前申請的。

(4) 權利人、發明人能否對于涉案專利的研發過程或者技術來源作出合理解釋，相關因素包括涉案專利技術方案的復雜程度，需要的研發投入，以及權利人、發明人是否具有相應的知識、經驗、技能或物質技術條件，是否有證據證明其開展了有關研發活動等。

涉案專利技術方案復雜，研發難度大。李某作為唯一的發明人，在離職后不到3個月即以個人名義單獨申請涉案專利，且不能對技術研發過程或者技術來源作出合理說明，不符合常理。而且，李某作為發明人，最早于2013年7月12日申請了涉案專利以及另一實用新型專利，而在此之前，無相關專利申請。

綜合上述情況，最高院最終認定，涉案專利與李某在W公司承擔的本職工作或者原單位分配的任務有關，構成W公司的職務發明。

根據《專利法實施細則》第十二條的規定，對于發明人離開原單位一年后作出的發明創造即使與其在原單位的本職工作或者交付的任務有關，也不屬于原單位的職務發明。該規定似乎留下了一些可規避的空間——員工完全可以將實際已經在一年內完成的發明創造留到一年后再“完成”（申請專利），以規避職務發明權屬的限制。該規定在某種程度上確實為一些不誠信的員工留下了可乘之機，但這是否意味著只要是在離職一年后申請的專利，原單位就無法主張職務發明呢？

在J公司、某大學訴雷某、W公司專利申請權權屬糾紛案[13]中，被告雷某2015年4月17日從原告J公司辭職，2015年4月30日被告W公司成立，法定代表人為雷某。2015年9月24日，W公司向國家知識產權局申請一發明專利（“在先撤回專利申請”），雷某為發明人。原告J公司和某大學提出異議，并向法院提起訴訟，在該案審理過程中雙方達成調解協議，W公司承諾撤回專利申請。之后，W公司于2016年10月12日撤回該專利申請。但在2016年11月3日、2017年3月6日，W公司又申請了三件發明專利。兩原告J公司和某大學認為三件專利申請與在先撤回專利申請相關，也與雷某在J公司的工作任務有關聯性，請求判令被告雷某和W公司立刻撤回侵權的三項涉案專利申請。

湖北高院二審認為，W公司之后提交的三項發明專利申請，申請時間均不在雷某從J公司離職后的一年期以內，但雷某、W公司曾在雷某離職后一年期內申請過在先撤回專利，并于2016年10月12日撤回該專利申請，如果被訴三項發明專利技術系在先撤回專利申請技術的簡單拆分或變形，僅以被訴三項發明專利系在雷某離職后的一年期間屆滿后申請而駁回原告的訴訟請求，則明顯有悖于誠實信用原則，并對兩原告不公。經審理，湖北高院認為三件專利申請中的一項專利申請系在先撤回專利申請技術的簡單拆分，兩者具有較高的相關性，并進而要求W公司撤回該專利申請。

一些離職員工為了規避職務發明的法律規定或者與原單位的協議要求，會采取一系列“假動作”掩蓋自己的非法行為，比如申請專利時避免將自己列為發明人而是將不相關的第三人列為發明人；也可能出于新單位的規定，將新單位的其他員工或高管共同列為專利的發明人。由于《專利法》和《專利法實施細則》中的職務發明制度設計系針對離職員工獨立作為發明人完成發明創造的情形，并未涉及離職員工偷換發明人或與他人共同完成發明創造的情況。在這種情況下，原單位該如何主張對離職員工發明創造的權利呢？

6.1 離職員工以第三人名義作為專利發明人的情況

在W公司訴M公司專利權權屬糾紛案[14]中，原告W公司的離職員工史某等人以第三人楊某名義將其在W公司的職務發明申請了專利，并將第三人楊某列為唯一的發明人。

在案件審理過程中，該第三人楊某在法院要求其提交保存在電腦中的相關資料時，卻以搬家過程中電腦丟失為由未予提交；在庭審中先稱其可以熟練操作某設計軟件，且是通過該軟件進行涉案專利的繪制，但當法院要求其當庭演示使用該專業軟件時，其體現的對該軟件的操作技能無法達到繪制涉案專利附圖的能力；對涉案專利所屬領域的國內外廠家生產的與專利同類產品基本無法辨識區分；對涉案專利所涉及的導電硅膠的電阻大小、電極的檢測方法、生物相容性要求和國家標準、專利產品的尺寸參數、市場同類產品的價格等問題均無法做出回答；沒有涉案專利技術領域相關的學習、從業經歷。

法院結合上述種種矛盾和不合常理之處，最終認定該第三人楊某并非涉案專利的發明人，并根據涉案專利轉讓過程、離職員工與受讓人公司之間的關聯、離職員工的工作經歷和技術背景等，認定涉案專利的真正發明人為離職員工史某等人，并確認涉案專利為原告W 公司的職務發明。

6.2 離職員工與其他人員共同作為專利發明人的情況

在W公司訴N公司、虞某、王某、秦謀專利權權屬糾紛[15]案件中，王某、秦某曾系W公司員工，離職前分別擔任研發人員和負責管理工作的臨床總監，兩人分別于2015年3月、2月從W公司處離職。N公司于2015年7月27日申請了一項發明專利，發明人為虞某、王某、秦某。該專利申請與W公司新研發的心臟瓣膜及輸送裝置有關，而王某、秦謀參與了該技術的研發過程。W公司認為，N公司申請的涉案專利屬于王某、秦某的職務發明，另一發明人虞某不具有涉案專利所屬領域的研發能力，不是該專利的發明人。

上海高院二審認為，W公司主張虞某不是涉案專利實際發明人，有責任提供證據加以證明。最終，法院根據虞某當庭對發明動機和所涉技術的陳述、在涉案專利技術領域的從業經歷和研發經驗、研發相關專利情況，認定虞某具有涉案專利所屬領域的研發經驗和研發能力，也為涉案專利的發明人。根據《專利法》第十五條的規定，涉案專利技術方案應認定為王某山與虞某的共同成果[16]，歸屬W公司與N公司共有。